案號：臺北高等行政法院96.02.15.九十五年度訴字第429號判決
法院：臺北高等行政法院裁判
日期：096年02月15日(民國)
日期：2007年02月15日(公元)
案由：商標註冊
類型：行政
臺北高等行政法院96.02.15.九十五年度訴字第429號判決全文內容
臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00429號
原告 唐寶蓮
被告經濟部智慧財產局
代表人 蔡練生局
訴訟代理人 黃妙娟
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國94年11月30
日經訴字第09406141220號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告93年8月6日「大長今」商標註冊申請案（申請案號：09
3036545），應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實
一、事實概要：
原告前於民國（下同）93年8月6日以「大長今」商標（下稱系爭商標
），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類
之「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品
零售、化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾
配件零售、畜產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級
市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物
」服務，向被告申請註冊。經被告審查，認「大長今」為韓國
MBC電視公司著名商標（下稱據以核駁商標），原告以之作為商標圖
樣，指定使用於藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零
售等與商品相關之服務，有致相關公眾對其所提供服務之來源產生混
淆誤認之虞，以94年7月15日商標核駁第286476號審定書為核駁之處
分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
原告聲明：
訴願決定、原處分均撤銷。
被告應核准原告所申請第093036545號「大長今」商標之註冊。
訴訟費用由被告負擔。
被告聲明：
駁回原告之訴。
訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
原告主張之理由：
商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之
虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，
為商標法第23條第1項第12款之規定，惟此條款之適用，必有明確
之事證足認他人已於國內或國外依法先行註冊並取得確切商標所有
權且他人所有（非僅使用）之商標已達著名程度，且申請註冊之商
標有致相關公眾發生混淆誤認之虞，或有致他人商標與特定商業來
源間之聯繫能力減弱及使他人商標信譽或形象遭到損害玷污者，始
足當之。倘若他人使用之商標在國外或國內並無先行註冊登記並取
得確切商標所有權與使用之事實，或二商標之服務項目性質相去甚
遠，實無致生混淆誤認之疑慮，即應無前揭條款之適用。若主管機
關依其「主觀標準」並且根據不確切之「客觀證據」（例如「未經
證實之網路新聞與廣告」）逕自認定「『使用』未經依法註冊登記
之名號且利用平面圖像、數位影音、電子媒體」即符合商標法第23
條第1項第12款規定之「『他人』著名商標或標章」要件，則我國
民法、商標法所本之大陸成文法系與登記主義將陷於紊亂。又被告
將商標法第6條「使用商標」之規定與商標法第23條第1項第12款規
定之要件「商標所有權之歸屬」先後次序混淆，更顯現被告之基本
法律邏輯錯誤。此外，依我國商標法規之登記主義，「依法先行登
記註冊商標者」應較「無權先行使用商標者」具有商標所有權的優
先取得地位，使用商標但未依法註冊登記商標或合法取得商標所有
權者並不當然擁有其所使用商標之所有權，無論其戲劇名稱或商標
之使用著名於否皆然，此為我國商標審查法規明文規定之基本原則
，不容違法行政處分逾越法定裁量範圍。
被告並未提出任何資料證明韓國MBC電視公司已先行在國內、外依
法登記並且合法取得據以核駁商標之所有權，以及合法使用據以核
駁商標從事「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家
庭日常用品零售‧‧‧」之服務，僅以在原告本件申請登記案申請
日之後「大長今」戲劇在國內之著名程度與電視公司週邊商品熱賣
之網路新聞廣告（未經查證實際熱賣程度，但是目前確定國內已無
相關商品熱賣情事）即認定據以核駁商標為韓國MBC電視公司所擁
有之「著名之商標或標章」，卻未指出被告認定韓國MBC電視公司
合法擁有據以核駁商標所有權之我國法規明文依據。被告所稱韓國
MBC電視公司從事之授權與販售商品活動，依法並不能視為韓國MBC
電視公司已合法取得據以核駁商標之商標所有權或韓國MBC電視公
司可以在我國合法使用據以核駁商標。且「大長今」縱為韓國MBC
電視公司製作之電視劇，充其量僅屬於戲劇著作，並非「商標」之
所有權合法取得與使用，而著作權與商標權係屬不同範疇，自不能
以此即謂原告系爭商標之註冊有違反前揭條款之規定。此可參酌鈞
院89年度訴字第1957號判決揭示之意旨，益明韓國MBC電視臺之電
視劇「大長今」根本不符合「著名商標」之定義，且其商標之排他
性範圍亦不可從電視劇擴及系爭商標指定使用之「藥膳零售、化妝
品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售‧‧‧」等服
務。再者，被告竟引用網路廣告、學術研究機構對於行銷範例之研
討會議‧‧‧等小眾活動作為涵攝商標法第23條第1項第12款規定
之構成要件「他人著名商標」之佐證，法之安定性與明確性不無疑
義。
原告之系爭商標指定使用之「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料
零售、五金及家庭日常用品零售‧‧‧」服務，乃專門提供消費者
清潔盥洗之商品，以達到衛生及健康之目的。反觀被告引據之據以
核駁商標主要使用於電視劇之名稱，或可表彰其製作及發行，其與
系爭商標所指定之服務性質、內容截然不同，行銷管道、交易對象
毫不重疊，實不致發生混淆誤認之情事。
我國不同行業之業者以韓國電視劇劇名作為商標文字，獲被告核准
註冊者，不乏其例，如：註冊第1103439號「情定大飯店GINGDING
及圖」商標、註冊第1143213號「冬季戀歌」商標、註冊第114610
0號「商道」商標、註冊第
175166號「火花」商標等，是上述商標均為韓劇劇名，但商標註冊
人均為我國業者，被告並未認其有使相關消費者混淆誤認之虞。
5.在香港，已由訴外人 辛紹祺 取得「大長今」商標。
被告主張之理由：
按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤
認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得
註冊，為商標法第23條第1項第12款前段所明定。所稱著名商標或
標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消
費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第16條所明定。是本條款
之立法意旨，乃在保護尚未在類似商品或服務取得註冊，但其商標
在市場上已達普遍認知程度，而一般消費者在購買標示該商標之商
品或服務時，會誤認該商品或服務為該他人所產製或提供之著名商
標，防止第三人藉由他人盛譽獲取商業上之利益。是「註冊」或「
先申請」並非商標法第23條第1項第12款之成立要件，且商標法所
稱之著名商標或標章，不以在我國註冊者為前提（被告著名商標或
標章認定要點參照）。
本件原告申請註冊之系爭商標係韓國MBC電視公司之宮廷劇名稱，
其播出不但造成亞洲熱烈迥響創下收視佳績，甚至連美國的韓美電
視台亦熱烈播映，單以「大長今」3字透過網路搜尋，所得相關資
料即有數萬筆之多，其為一著名商標應無庸置疑。「大長今」雖為
戲劇名稱，惟其劇情中對食療、養身、中醫等東方文化多所介紹，
以致其周邊商品從電視劇、相關影音產品、食譜、漫畫、小說、觀
光到飲食、有授權的食補商品等不勝枚舉，讓電視台多所獲利。而
系爭商標圖樣上之中文「大長今」，雖為歷史故事中之人物，惟使
「大長今」在市場上造成轟動者，乃韓國MBC電視公司之電視劇。
而依所檢送之商品報導資料、網路上有關「大長今」商品之討論資
料、新聞局於93年5月12日起陸續核准「大長今」電視劇播映之
資料，及該公司於95年11月1日授權「群英社國際股份有限公司」
以「大長今」指定使用於第16、18、24、25、28、29、30類商品在
我國申請註冊，取得註冊第01235531號商標權之情事，足以顯示該
電視公司亦確有將「大長今」結合商品或服務作為商標使用之事實
，且其使用日期早於本案之申請日。是本件申請當時，韓國MBC電
視公司雖未於我國以「大長今」作為商標申請註冊，然參酌其結合
商品或服務使用及廣為相關事業或消費者所普遍認知之事實，應可
認定據以核駁商標為著名商標。
而自由新聞網中有關該電視台周邊商品熱賣之新聞報導時間為93年
8月5日，更早於本案之申請日93年8月6日。顯見在系爭商標提出申
請前，該電視台已有將據以核駁商標結合商品或服務使用之事實。
我國之全國商業總會及財團法人臺灣智庫等機構，在2005年服務業
跨業整合商機系列研討會中，甚且將「大長今」戲劇所衍生之經濟
效益，當成我國產業未來行銷之範例加以探討。
近來該電視台更授權護膚專家推出大長今護膚系列，在香港透過屈
臣氏首先販售，是原告以系爭商標作為商標圖樣，指定使用於「美
髮，髮型設計，燙髮，染髮，剪髮，美容，化粧，皮膚保養，修指
甲，紋身，紋眉，澡堂，三溫暖，提供水療浴池，公共浴室，蒸汽
浴，減肥塑身，美容諮詢顧問，按摩，芳香療法之治療。」等與商
品相關之服務，有致相關公眾對其提供服務來源產生混淆誤認之虞
，自有商標法第23條第1項第12款前段規定之適用。至所舉「情定
大飯店」、「冬季戀歌」、「商道」、「火花」等核准案例，因其
無與商品產生聯想之虞，核屬另案問題，要不得執為本案亦應核准
註冊之論據。
韓國MBC電視公司之據以核駁商標除於本國已取得註冊外，於韓國
亦已有註冊之事實。至原告指稱韓國MBC電視公司並未取得香港地
區之商標權一節，因商標有其地域性，且各國法制不同，對著名商
標或標章之認定及保護或有差異。再者，目前各國皆有不當搶註商
標之情形，實難以香港地區核准註冊，即執為本國亦應核准其註冊
之論據。
理由
一、原告於93年8月6日以系爭商標，指定使用於商標法施行細則第13
條所定商品及服務分類表第35類之「藥膳零售、化妝品零售、食品
及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、化學製品零售、藥物零售
、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、畜產品零售、水產
品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店
、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務，向被告申請註冊
。經被告審查，認「大長今」為韓國MBC電視公司著名商標，原告
以之作為商標圖樣，指定使用於藥膳零售、化妝品零售、農產品零
售、食品及飲料零售等與商品相關之服務，有致相關公眾對其所提
供服務之來源產生混淆誤認之虞而為核駁處分。原告不服，循序提
起本件訴訟。
二、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認
之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，
商標法第23條第1項第12款本文定有明文。查商標法於92年5月28日
修正公布全文94條（自公布日起6個月後施行），將商標法第37條第
7款原條文：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相
同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申
請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限
。」修正後移列為現行商標法第23條第1項第12款規定：「商標有下
列情形之一者，不得註冊：十二、相同或近似於他人著名商標或標章
，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或
信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限
。」其修正理由略以：三、修正第1項不得註冊之事由，並調整款次
，茲分述如下：…（12）第12款為現行條文第7款修正後移列。說明
如下：（13）世界智慧財產權組織（WIPO）於1999年9月公布關於著
名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，
應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷
之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標
之減損（dilution）產生，基於ＡＰＥＣ於89年3月決議會員國應遵
守WIPO該決議，爰將「公眾」修正為「相關公眾」，並增訂有減損著
名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。（14）本款規定主
要是為保護著名商標或標章所有人之權益而設，如經該所有人同意，
即無保護之必要，現行條文所稱授權人，原係指經商標或標章所有人
同意得授權他人申請註冊之人，此種人同意，本質上即屬所有人之同
意，無特別規定之必要，為免疑義，爰將「或授權人」刪除等語。而
商標法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者
所普遍認知者，該法第93條授權訂定之施行細則第16條已有明文。被
告為認定商標法第23條第1項第12款所稱之著名商標或標章，特訂定
「著名商標或標章認定要點」（第1點參照）；本法所稱著名商標或
標章，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者
（第2點參照）；判斷相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商
品或服務之交易範圍為準，包括下列3種情形，但不以此為限：商
標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。涉及商標或標章
所使用商品或服務經銷管道之人。經營商標或標章所使用商品或服
務之相關業者（第3點參照）；商標或標章已為上述所列其中之一相
關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標或標章（第4點
參照）；著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為
著名之因素：相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。
商標或標章使用期間、範圍及地域。商標或標章推廣之期間、範圍
及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之
廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。商標或標章註冊、申請
註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。
商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指經曾經行政或司法機關
認定為著名之情形。商標或標章之價值。其他足以認定著名商標
或標章之因素（第5點參照）；上述各項因素得依下列證據證明之：
商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之
明細等資料。國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。
商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。商標或標
章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等
資料。商標或標章創用時間及其持續使用等資料。商標或標章在
國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。
具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。行政或司
法機關所為相關認定之文件。其他證明商標或標章著名之資料（第
6點參照）；著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或
使用為前提要件（第7點參照）；商標或標章不以商標或標章所有人
自行使用者為限，其關係企業或第三人所為商標或標章之使用資料，
得併入本要點5各項因素考量（第8點參照）；商標或標章之使用證
據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證
資料，並不以國內為限，但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關
事業或消費者得否知悉為判斷（第9點參照）；著名商標或標章之認
定，應由商標專責機關就本要點6所列證據，綜合要點5各項認定因
素判斷之，但眾所周知之事實，不在此限（第10點參照）。而被告所
訂上開認定要點，核係參照世界智慧財產權組織公布關於著名商標保
護之相關規定與原則而訂定，且與我國商標法之規定並無牴觸，自得
予以適用。又被告為商標註冊之專責機關，於審查申請註冊之商標或
標章所相同或近似於他人之商標或標章，是否著名時，應受該要點之
拘束，以資作為判斷之依據與基準。準此，本件系爭商標應否准予註
冊，自應審查被告是否有依上開認定要點而為著名商標之審查認定。
三、經查：
（一）、韓國MBC電視公司92年11月出品，93年5月24日、93年6月7
日、93年7月22日、93年8月2日、94年12月19日、95年6月13日
、95年7月17日、95年8月4日陸續於我國行政院新聞局送審核准
之中文片名「大長今」連續劇（外文片名為「JEWELINTHEPALAC
E」或「JANGGEUM'
SDREAM」），係於93年5月18日間在臺灣地區首次播出，此有被
告於審判中提出之錄影節目影片資料查詢、錄影節目影片明細及收視
率調查資料在卷可稽，則原告於93年8月6日以「大長今」商標，指
定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35「藥膳零
售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、化學
製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、
畜產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利
商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務，向
被告申請註冊當時，該連續劇僅在臺灣播放2月餘，該節目片名中文
「大長今」圖樣在客觀上是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知，
並非無疑。被告雖主張原處分雖認定該劇播出，不但造成亞洲熱烈迥
響創下收視佳績，甚至連美國的韓美電視台亦熱烈播映云云。然依被
告提出之資料（本院卷107頁），韓國播出該連續劇之日期為92年9
月19日至93年3月23日，雖早於原告申請註冊商標之日，然依上開
認定要點第9點之規定，被告亦須提出在韓國使用中文「大長今」圖
樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料而為國內
相關事業或消費者得以知悉者，否則無從認定據以核駁商標在客觀上
已廣為相關事業或消費者所普遍認知。至其餘地區，被告其未提出確
實播出時間及是否使用中文「大長今」圖樣之事證，自無從認中文「
大長今」圖樣在客觀上已廣為相關事業或消費者所普遍認知。
（二）、被告雖提出本院卷附之「大長今」於韓國登記之商標註冊資料
影本（本院卷第54頁以下），然其申請日為2004年10月25日，獲
准註冊日為2005年3月29日，韓國版權係由版權擁有人HeewonEnter
tainmentInc.授權我國群英社國際股份有限公司於95年1月9日向
被告申請「大長今」之商標註冊，而於95年11月1日獲准公告註冊（
見本院卷第51頁之被告商標註冊簿影本），足見上開於韓國及我國
註冊之「大長今」商標，均晚於原告申請註冊日－93年8月6日，更
不得據之認定核駁商標在客觀上已廣為相關事業或消費者所普遍認知
。
（三）、被告另提出網站上或雜誌資料，主張韓國MBC電視公司自播出
「大長今」連續劇之後，進而發展周邊衍生商品，
並授權使用「大長今」商標於食補商品等云云。然除其中少數有標日
期為2004年8月4日或10日，係僅早於原告申請日前2日或晚於原告
申請日外，並無據以核駁商標係如何使用其圖樣及日期之標示或得以
辨識其使用之圖樣及日期等佐證資料，則據以核駁商標是否於申請時
即屬廣為相關事業或消費者所普遍認知，即無憑以認定。
（四）、被告又主張我國全國商業總會及財團法人臺灣智庫等機構在20
05年服務業跨業整合商機系列研討會中，以系爭商標作為我國產業未
來行銷創意之範例加以探討云云。然該研討會係於94年召開，亦晚於
原告申請註冊商標日之93年8月6日，且依原處分卷附該研討會網路
報導內容，並未舉出申請時據以核駁商標之使用證據，自不能以之作
為據以核駁商標於原告申請註冊當時已為著名商標之證據。
（五）、訴外人辛紹祺於2005年6月7日，在香港取得「大長今」商標
，此有註冊證明書在卷（第40頁）可證。訴願決定書稱韓國MBC電
視公司更授權護膚專家推出大長今護膚系列，在香港透過 屈臣氏 首先
販售云云，並不足採。
（六）、綜上所述，本件被告所提事證，尚難推認據以核駁商標於申請
時已屬廣為相關事業或消費者所普遍認知。被告有關本件之著名商標
之認定，核未符合商標法施行細則第16條之須「有客觀證據足以認定
已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」之規定，亦有違其訂定之「
著名商標或標章認定要點」之認定標準。
四、從而，原處分依卷內資料就據以核駁商標遽為著名商標之認定，於法
未合，其認原告申請之系爭商標有商標法第23條第1項第12款之不准
註冊之情事，而為核駁之審定，即有未合，訴願決定未予糾正，亦有
未洽。原告訴請撤銷，為有理由，爰併予撤銷。再行政法院對於人民
依第5條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，
原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確，應判命行政機關遵照其
判決之法律見解對於原告作決定，行政訴訟法第200條第4款定有明
文。本件關於原告之訴是否合於商標法應准註冊之其他要件，尚待被
告完成實質審查，是本件事證尚未臻明確，原告所提起之課予義務訴
訟，尚未達全部有理由之程度，爰判命被告對於原告93年8月6日「
大長今」商標註冊申請案（申請案號：093036545），應依本判決之
法律見解另為行政處分。原告請求判命被告應作成核准原告所申請第
093036546號「大長今」商標註冊之行政處分，尚非有據，不應准許
，應予駁回。
五、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟
法第20條第4項、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中華民國96年2月15日
第三庭審判長法官 姜素娥
法官 陳國成
法官 吳東都
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理
由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上
訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年2月15日
書記官 張能旭